一、案 情

原告融怡公司系注册商标“王氏小南国”“海派小南国”“”“”“”“”的权利人。经调查发现，被告伊河路分店在经营中，未经原告授权使用“小南国”标识。原告认为，双方在餐饮、住宿领域处于同一行业，存在市场竞争关系。被告的侵权行为将弱化原告与权利商标之间的特定联系性和唯一指向性，致原告经济及商誉受损。被告的行为已构成《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第五十七条第（二）项的行为，侵害了原告享有的商标权。因被告伊河路分店系被告郑州小南国公司的分公司，两者应共同承担民事责任。为此，原告向上海市浦东新区人民法院提出诉讼请求：1.被告伊河路分店立即停止侵害上述“小南国”系列注册商标专用权；2.两被告共同赔偿原告经济损失及合理开支共计50万元；3.两被告登报刊登启事，消除影响。

被告伊河路分店、郑州小南国公司共同辩称：其企业名称于2000年12月取得，先于原告获得涉案商标专用权，至今已使用20余年。两被告使用其字号“小南国”不存在仿冒原告注册商标的可能。原告与两被告分处不同地域，不会造成消费者混淆。此外，原告未提交近三年来实际使用“王氏小南国”“海派小南国”“”三项注册商标的证据。综上所述，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

一审查明：注册商标“王氏小南国”“海派小南国”，申请日均为2000年4月17日，于2001年6月核准注册。注册商标“图片”，申请日为2004年3月2日，于2006年12月核准注册。以上商标均于2011年由案外人转让至原告名下，均在有效期内。注册商标“图片”“图片”“图片”的申请人均为原告，申请日分别为2010年2月8日及同年9月28日，并于2011年4月及2012年8月核准注册，均在有效期内。上述商标的核定使用范围均包括餐馆、饭店。

2000年12月1日，郑州市海丰海鲜大世界有限公司申请变更企业名称为郑州小南国公司，住所位于郑州市金水区。原郑州市工商行政管理局出具企业名称预先核准通知书，载明上述企业名称保留期自2000年12月4日至2001年6月3日，保留期内不得用于从事经营活动。2006年12月6日，郑州小南国公司设立另一被告伊河路分店，场所位于郑州市中原区。

2020年7月，原告申请公证，使用“大众点评”APP查看“小南国（伊河路店）”的链接，相关照片显示其在店招、内部设施及菜单上均使用“小南国酒店”标识。店铺由被告伊河路分店经营，于2007年6月被“大众点评”收录。

二、审 判

上海市浦东新区人民法院审理后认为：原告的6件涉案商标中的主要或唯一识别部分均是“小南国”。上述商标与被告使用标识中的“小南国”部分在文字、读音、排列上均相同，且双方均使用于餐馆、饭店等服务，故被告伊河路分店的行为属于在同一种商品（服务）上使用与上述注册商标近似商标的行为。

《商标法》第五十九条第三款规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”两被告提出在先使用“小南国”的抗辩能否成立，应符合：（1）在涉案商标注册申请日前实际使用“小南国”标识；（2）其使用“小南国”标识在涉案商标申请注册日前已具有一定影响；（3）使用范围限于原使用范围。事实显示，郑州小南国公司以现企业名称对外经营至少要从2001年6月4日开始，且对外经营中使用企业名称不等同于使用未注册商标“小南国”。“王氏小南国”与“海派小南国”商标的申请日均为2000年4月，“图片”商标的申请日为2004年3月，被告郑州小南国公司未能证明在上述商标注册申请日前，其已在先使用“小南国”标识并在经营的区域内具有一定影响。何况，另一被告伊河路分店系于2006年12月设立。因此，就以上商标而言，被告郑州小南国伊河路分店在经营中使用“小南国”标识，不构成在先使用。就“图片”“图片”“图片”商标而言，虽然其申请日均在2010年2月之后，晚于伊河路分店使用“小南国”标识的时间，但被告亦不成立在先使用。首先，根据我国商标注册制度，商标一旦获准注册即具有专用权，排斥他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标。商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与其相同或近似的标识，不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权，否则将损害商标注册制度。因“王氏小南国”“海派小南国”商标的核准注册时间均在2001年6月，故被告不得再通过实际使用行为对“小南国”标识成立在先使用。其次，成立在先使用要求未注册商标在与之发生权利冲突的注册商标申请注册日前，前者已在使用的特定区域内具有一定影响。而现有证据尚不能证明在涉案商标注册申请日前，被告伊河路分店在其经营的区域内所使用的“小南国”标识已具有一定影响。再次，即使认为郑州小南国公司对于原告后注册的三项商标成立在先使用，其也只能在原有范围内使用。被告伊河路分店的营业地超出了郑州小南国公司自身的经营区域，前者不能因关联关系或授权关系成立在先使用。

同时，原告未举证其对注册商标“王氏小南国”“海派小南国”“图片”存在近三年实际使用的事实，也未证明涉案侵权行为造成不良影响。

综上，法院作出判决：一、被告伊河路分店立即停止侵害原告涉案的六件项注册商标的专用权；二、被告伊河路分店、郑州小南国公司共同赔偿原告经济损失20万元及合理开支15000元；三、驳回原告其余的诉讼请求。

一审宣判后，两被告不服，向上海知识产权法院提起上诉。二审经审理后，维持原判。

三、评 析

2013年修正的《商标法》新增了第五十九条第三款关于在先使用的规定，有效平衡了在先未注册商标使用人与注册商标权利人之间的利益。当前审判实务中对于上述规定的适用基本形成了较为一致的认识，即在先使用行为存在、在先使用的未注册商标已具有一定影响以及在先使用行为应限于原使用范围。

（一）未注册商标应先于注册商标申请日前使用

《商标法》第五十九条第三款规定的“先于商标注册人申请商标注册前使用”是未注册商标成立在先使用的时间条件。当前司法实践中较为一致的认识是，在先使用人应在申请日前实际使用。此外，因注册商标的申请日与核准注册日之间往往存在一定的时间间隔，如未注册商标使用人正好处于该段期限内实际使用，因注册商标尚未取得授权，使用人的行为未构成商标侵权，但在注册商标核准注册后应当停止，否则构成侵权。

较有争议的是，如果出现权利人在申请注册商标前也已实际使用的情况，那么主张在先使用的一方是否还应具备早于注册商标人实际使用的事实？有观点认为，“商标在先使用人的使用行为不仅要先于注册商标权利人申请注册的时间，还要先于后者实际使用的时间。”[1]也有观点认为，“如果仅仅因为在先使用人的使用行为晚于商标注册人的使用时间，就排除在先使用人主张在先使用抗辩的话，将会使得在先使用人在原有范围内建立的商誉付之东流，有违设立在先使用抗辩的宗旨。”[2]在北京知识产权法院审理的上诉人北京中创东方公司与被上诉人北京海淀启航学校一案中，法院认为，“如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的‘申请意图’，却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。”[3]

“申请商标注册前使用”作为成立在先使用抗辩的时间条件，本质上是要排除在先使用人具有恶意的情形，而并非仅仅拘泥于时间先后的文义。即使商标注册人确实在商标注册申请日前已先于在先使用人实际使用权利商标，但客观上因为两者经营区域较远、权利商标的知名度较小，在先使用人不可能知道该情况，且通过自身的合法经营，在相关区域内建立了稳定的业务，也因此在区域内使用未注册标识具有了一定知名度，此时如准许注册商标权利人要求在先使用人停止使用并赔偿诉讼请求，显然有违公平。

因此，当商标注册人在注册商标申请日前已早于在先使用人实际使用时，仍应把握在先使用人的使用时间先于注册商标申请日即可的一般性原则，但应通过查明相应事实，考察主张在先使用方的使用是否出于善意，主观上是否存在攀附对方商标商誉的故意。如主张在先使用方明知或应知注册人申请注册商标前已实际使用，却仍在相同或类似商品、服务上使用相同或近似标识，那么前者具有“商业搭便车”的可能性较高，不应认定其成立在先使用。具体判断上，可以通过注册商标申请前的知名度高低及影响力范围、双方在行业的知名度、主要经营业务是否类似、经营地域是否相近等客观事实，用以衡量在先使用人是否“明知或应知”及攀附可能性的高低。

（二）在先使用未注册商标已具有一定影响

保护商标在先使用人的利益，核心不是保护在先使用，而是保护基于在先使用而产生的利益。某一商标通过使用具有了区别商品和服务的功能，即建立了一定的商誉。在这种情况下，在先使用人显然获得了值得保护的利益。[4]从平衡双方利益的角度出发，商标法也并非一概规定在先使用的未注册商标均可继续使用，而是施加了“应具有一定影响”的限制。商标法之所以设置在先使用抗辩机制，系因在先使用人存在需要保护的商誉利益。该利益是否真实存在，实际体现在其在先使用的标识已具有的影响，影响力越大就越值得保护，反之就没有保护的必要。

目前，对于商标在先使用中的“具有一定影响”与商标法关于阻却商标注册事由中的“具有一定影响”以及《反不正当竞争法》第六条中的“具有一定影响”，在范围和影响程度上是否相同存在一定争议。笔者认为，总体上对商标在先使用抗辩中的“具有一定影响”的判断标准不应过高。在个案中应结合在先使用人的经营区域具体判断，只要其能证明在其经营的区域内为相关公众所知晓，即可认定具有一定影响。实际上，如在先使用人不在持续较长时间内，通过在现实的商品或服务中实际使用其标识，很难在一定的范围内使相关公众知晓，更遑论产生一定的影响力。

（三）对原使用范围的理解

就《商标法》第五十九条第三款规定的“在原使用范围内继续使用”的理解上，法律未作详述。理论上存在限制类别、限制规模、限制地域的观点。首先，从法律文义角度理解，在先使用人只能在其原使用标识所对应的商品或服务上使用，不得扩大到类似商品和服务，应无歧义，即上述的限制类别。其次，对于限制规模，笔者认为，不能仅从量上理解进而作限制，毕竟企业或经营者扩大生产规模、增加产量是其在适应市场经济环境下生存和发展的权利。再次，就限制地域而言，在先使用人只能在权利商标申请日前，其在先使用冲突标识已具有影响力的地域范围内继续使用，即维持现状，不得再到其他区域经营。这也是不得超越“原使用范围”，即限制地域的应有之义。

实践中还会涉及使用主体的问题。笔者认为，我国商标法系建立在商标注册制度之上，即注册优先。而商标在先使用的本质是一种抗辩，是基于公平原则，在尊重现实、平衡权益的基础上，对注册商标的专用权作出的一种限制。在先使用不是权利而是抗辩，不能转让或许可他人使用，只能在先使用人自身行使。亦如最高人民法院在华联超市股份有限公司诉肥城市华联商贸有限公司及其春秋古城店侵害商标权纠纷再审民事判决中明确指出的，“本案中，肥城华联公司在涉案商标申请注册之后开设肥城华联公司春秋古城店作为分支机构，并在该分支机构的经营中使用‘华联’‘华联超市’标识，不属于《商标法》第五十九条第三款规定的在原使用范围内继续使用该商标的情形。”[5]本案事实与上述最高人民法院再审案件事实类同，故即使总公司成立在先使用，其设立分公司后，后者的使用行为已超越原主体，不能成立在先使用。

（四）不能通过实际使用未注册商标成立在先使用的情形

值得注意的是，最高人民法院知识产权审判庭曾明确指出，“商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与其相同或者近似的标识，不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权或者知名商品特有名称权，否则将损害商标注册制度的基本价值。”[6]本案中，涉案商标“王氏小南国”“海派小南国”“图片”的核准注册日均早于被告伊河路分店使用“小南国”标识，故这些注册商标实际已阻断了被告在后经营中使用相同或近似标识的进一步发展。在他人商标核准注册后才开始在相同或类似商品、服务上使用相同或近似标识，无论再怎么使用，也不可能因为经过使用后具有一定影响就能认为成立在先使用。

《商标法》第五十九条第三款规定，注册商标专用权人可以要求在先使用人附加适当区别标识。实践中，根据“不告不理”的民事诉讼原则，如先使用抗辩成立，但原告并未主张，不应直接在判决主文中判令被告承担该义务。为了更好地解决纠纷，可向原告进行释明。如果原告选择主张，则在构成在先使用时，判令被告承担该项义务；如果原告仍不主张，则应驳回原告的诉讼请求。