摘 要:《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款是规制商标恶意注册、维护商标注册公共秩序的关键条款。其适用以相关司法解释和《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》为依据,需满足主体、对象、行为后果、适用边界四要件,保护客体为商标注册公共秩序,与保护私权利的商标法其他条款可衔接适用。该条款涵盖抢注知名商标、仿冒商业标识、商标囤积维权等适用情形,裁判中需突破数量唯上思维,以主观恶意、行为不正当性为核心判断要素,实质性判定行为后果;同时还需考量法定例外情形,合理分配举证责任,推动行政与司法审查标准统一。
关键词:商标法 不正当手段 恶意注册 商标注册秩序
随着商标申请量的持续增长,恶意抢注、攀附商誉、囤积倒卖等不当注册行为频发,严重扰乱商标管理秩序,损害公共利益与正当经营者权益。《中华人民共和国商标法》(下称《商标法》)第四十四条第一款作为规制该类行为的重要依据,实践中对“其他不正当手段”的认定标准、适用边界与裁判尺度尚不统一。本文以相关典型案例为切入点,解析条款适用要件,明确裁判规则,为精准认定商标恶意注册、统一行政司法标准提供思路。
一、基本案情
原告某药业公司系国际知名医药企业,其“勃林格殷格翰”相关中英文商标在中国医药领域经长期使用与宣传,具有极高的市场知名度,为消费者及医药行业从业者所熟知。第三人刘某某于2017年8月10日申请注册第25801252号“勃林格殷格翰”商标。该商标于2019年12月7日发布注册公告,专用权期限至2028年8月13日,核定使用在第31类“未加工木材;植物;活动物;动物饲料”等商品上。
原告某药业公司向国家知识产权局提出商标无效宣告请求,主张:其一,诉争商标与原告多件引证商标构成相同或类似商品上的近似商标,违反《商标法》第三十条规定;其二,原告引证商标二、三已构成驰名商标,诉争商标的注册损害其驰名商标权益,违反《商标法》第十三条规定;其三,诉争商标与原告中文商号完全相同,侵犯原告在先商号权,违反《商标法》第三十二条规定;其四,刘某某抄袭摹仿他人知名商标,以不正当手段取得注册,违反了《商标法》第四十四条第一款规定,请求宣告诉争商标无效。
国家知识产权局经审理作出商评字[2021] 第153489号裁定,认定诉争商标的申请注册未违反《商标法》第三十条、第十三条、第三十二条、第四十四条第一款之规定,裁定维持诉争商标有效。原告不服该裁定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。
北京知识产权法院经审理作出判决,撤销国家知识产权局上述被诉裁定,责令其就涉案商标无效宣告请求重新作出裁定。法院认为,诉争商标与引证商标一、三在“动物饲料”商品上构成同一种商品上的近似商标,被诉裁定相关认定有误;诉争商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”情形。原告主张的驰名商标跨类保护、在先商号权保护等诉求,因未满足法定构成要件,法院未予支持。[1]
二、适用分析
本案中涉及《商标法》第四十四条第一款的核心争议点在于,第三人刘某某名下仅注册11件商标,未达到司法实践中常见的“大批量、规模性”抢注情形,其注册诉争商标的行为是否构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。
在事实认定层面,其一,案涉“勃林格殷格翰”及“Boehringer Ingelheim”商标为无固有含义的自创性标志,具有较强的固有显著性,且原告已举证证明该商标在医药、兽药领域经长期使用和宣传形成较高知名度,注册使用时间远早于诉争商标申请日。其二,刘某某在其产品外包装上同时使用“勃林格殷格翰”“Boehrlnger Ingerlheim”等与原告商标高度近似的字样,且经法院询问,其对诉争商标的设计来源未作出任何合理解释,仅以“从事饲料经营需要注册商标”为由抗辩,无法证明其注册行为的正当性。其三,刘某某除诉争商标外,还注册了“勃林格”“BLGBOEHRLNGERLNGELHEIM”等与原告商标高度近似的标志,形成针对原告的系列商标注册行为,其对原告商标的中英文对应关系及近似程度显然知晓。
在法律适用层面,法院严格遵循《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》(下称《审理指南》)17.2条规定的四要件,对刘某某的行为作出定性:其一,主体要件上,刘某某系诉争商标的申请注册人及现注册人,符合主体适用条件;其二,对象要件上,诉争商标为已获准注册的商标,属于条款规制的对象范围;其三,行为后果要件上,刘某某在明知原告商标具有较高知名度的情况下,注册系列近似商标,其行为实质是攀附原告商誉、不正当占用他人商标资源,违背了商标注册的诚信原则,破坏了正常的商标注册管理秩序;其四,适用边界要件上,该行为不仅损害原告的特定民事权益,更对商标注册公共秩序造成影响,并非单纯的民事权益纠纷。
法院在判决中明确,本案中,刘某某虽仅注册11件商标,但除本案诉争商标外,还注册申请有其他与原告商标高度近似的商标或易使相关公众与其他市场主体进行关联的商标。同时,刘某某注册的“勃林格殷格翰”“ 勃林格”“BLGBOEHRLNGERLNGELHEIM”三件商标均不是所在语言环境的常见表达,亦无明确含义,其本身具有较高的显著性;且刘某某知晓原告商标的中英文对应关系,对诉争商标设计来源无合理解释,其注册行为缺乏正当性。因此,法院认定刘某某申请注册案涉商标的行为构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
三、重点评析
(一)“其他不正当手段”的认定基础
《商标法》第四十四条第一款关于“以其他不正当手段取得注册”的规定,是遏制商标恶意注册、维护商标注册公共秩序的重要条款,其司法适用以《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2020年修正)( 下称《规定》) 第二十四条及《审理指南》17.2条为规范依据。从核心定义来看,“其他不正当手段”是指欺骗手段以外,以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或牟取不正当利益为目的,使诉争商标获准注册的行为。批量抢注他人知名商标为典型情形。该定义明确了条款的立法本意是维护商标注册的公共秩序与公平竞争的市场环境。
司法实践中,认定该条款的适用需严格满足四要件:主体要件要求适用对象为商标申请注册人,除非有证据证明现注册人与申请注册人存在特定关系或意思联络;对象要件涵盖已注册商标和申请注册的商标,实现对商标注册全流程的规制;行为后果要件是认定的核心,要求申请注册行为必须达到扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益、不正当占用公共资源或牟取不正当利益的程度;适用边界要件则明确该条款仅适用于非仅损害特定民事权益的情形,若行为仅侵害特定权利人的商标权、商号权等民事权益,应适用《商标法》第三十条、第三十二条等条款,而非《商标法》第四十四条第一款。
该条款与《商标法》其他条款的适用衔接,核心在于保护客体的差异。《商标法》第四十四条第一款以商标注册公共秩序为保护客体,规制的是破坏商标注册管理秩序、违背公序良俗的恶意注册行为;而《商标法》第十三条、第三十条、第三十二条等条款以权利人特定民事权益为保护客体,规制的是侵害他人商标权、商号权等私权利的行为。司法实践中,若同一行为既损害特定民事权益,又扰乱公共秩序,可同时适用相关条款,并不构成重复评价。本案的裁判即体现了这一适用规则。
(二)认定“其他不正当手段”的具体情形
《审理指南》17.3条对“其他不正当手段”具体情形的认定作出规定,主要包括三类。
第一类是申请注册的多件商标与他人具有较强显著性或较高知名度的商标相同或近似。该情形包括两种表现形式:一是对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上注册近似商标;二是针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品、服务上跨类注册近似商标。此类行为的核心特征是攀附他人商标商誉,利用他人商标的市场影响力牟取不正当利益。司法实践中常见的情况为商标注册人名下持有数十甚至上百件商标,对商标数量通常有一定要求。
第二类是申请注册的多件商标与他人企业名称、社会组织名称以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等商业标识相同或近似。商标与其他商业标识均是市场主体的识别符号,恶意注册与他人商业标识近似的商标,实质是不正当占用他人的商业资源,破坏市场主体的识别体系,违背公平竞争的市场原则。此类行为同样需要审查申请人的主观恶意与行为后果。
第三类是具有商标兜售、高价转让未果即提起侵权诉讼等行为,即典型的“商标囤积”“恶意维权”行为。此类行为的申请人并无真实的商标使用意图,而是将商标注册作为牟利工具,通过兜售商标或恶意诉讼获取非法利益,严重扰乱商标注册秩序和司法审判秩序,是司法实践中重点规制的行为。
除上述法定情形外,司法实践中还存在对兜底情形的延伸认定,如将通用名称、公共标识申请注册为商标,企图独占使用等行为。只要该行为符合“其他不正当手段”的核心定义和四要件,亦可适用《商标法》第四十四条第一款予以规制。
(三)认定“其他不正当手段”需厘清的核心裁判规则
1. 突破“数量唯上”的裁判惯性
《审理指南》提及的“多件商标”“大批量、规模性抢注”并非绝对的数量标准,而是情形认定的参考因素。司法实践中需摒弃“数量即标准”的惯性思维,兼顾数量认定的灵活性与行业特殊性。一方面,数量多并非必然构成不正当手段。对于科技互联网、大消费、医疗健康等行业,市场主体为进行品牌布局往往需要注册多件商标。若商标申请人能够举证证明其注册行为具有真实使用意图,未攀附他人权利,且未扰乱商标注册秩序,不应认定为不正当手段。另一方面,数量少亦可构成不正当手段。本案的裁判即印证了这一点。在注册数量较少的情况下,法院重点审查商标与他人权利标志的近似程度、是否针对同一权利人系列注册、申请人对权利人商标的知晓状态、注册目的的合理性等要素,核心是判断其行为是否满足四要件。
2. 强化主观恶意与行为不正当性的核心判断地位
主观恶意与行为不正当性是认定“其他不正当手段”的核心要素,司法实践中主要通过五大要素综合判定。其一,商标的显著性。他人无固有含义、自创性的强显著性商标被仿冒时,可直接推定申请人具有攀附商誉的主观恶意。其二,权利人商标的在先知名度。权利人的使用、宣传证据是认定申请人对商标“应知”的关键,亦是判断行为不正当性的基础。其三,申请人对权利人商标的知晓状态。可通过申请人的行业背景、注册行为、使用行为等证据综合推定。其四,注册后的使用行为。若申请人注册后实际使用的标志与权利人商标高度一致,或无任何真实使用行为,可反向印证其注册时的恶意。其五,注册目的的合理解释。若申请人无法对商标设计来源、注册用途作出合理说明,即可认定其注册行为不具有正当性。
3. 聚焦行为后果的实质性判定标准
行为后果的认定需严格恪守《规定》及《审理指南》确立的“公共利益”“秩序保护”与“非仅损害特定民事权益”核心要件。其一,审查是否扰乱商标注册管理秩序,重点判断行为是否违背商标注册申请“真实使用、避免混淆”的基本准则,是否挤占有限的商标资源,是否破坏商标注册审查的正常流程;其二,审查是否损害公共利益或不正当占用公共资源,重点判断行为是否违背公平竞争的市场公共秩序,是否无偿占用他人通过长期经营形成的商标商誉;其三,审查是否牟取不正当利益,重点判断申请人是否具有真实的商业使用意图,是否以商标囤积、兜售、恶意维权为牟利手段;其四,严格区分公共利益损害与特定民事权益损害,若行为仅侵害特定权利人的私权利,未对公共秩序造成影响,不得适用本条款。
(四)其他需注意的问题
一是法定例外情形的适用。根据《审理指南》17.4条规定,即便申请人的行为符合法定情形,若诉争商标申请注册时间较早,且有证据证明申请人具有真实使用意图并将商标实际投入商业使用,可认定不构成“以其他不正当手段取得注册”。该例外规定体现了商标法“保护真实使用”的核心原则,避免将具有正当使用意图的商标注册行为认定为恶意注册。
二是举证责任的分配与采信。权利人需举证证明申请人的注册行为符合“其他不正当手段”的四要件及具体情形,提供申请人商标注册情况、权利人商标知名度、申请人主观恶意等相关证据;申请人则需举证证明其具有真实使用意图、实际使用行为或注册行为的正当性。若申请人无法举证反驳,法院可直接推定其行为构成不正当手段取得注册。
三是行政审查与司法审判的标准统一。推动国家知识产权局行政审查与人民法院司法审判共同遵循以四要件为核心、具体情形为参考、例外规定为补充的认定标准,减少行政裁决与司法判决之间的尺度差异,实现商标授权确权行政审查与司法审判标准一致、尺度统一,提升商标注册管理的法治化水平。
四、小结
《商标法》第四十四条第一款的司法适用,需始终紧扣核心定义与四要件,摒弃单一数量标准,综合考量申请人的主观恶意、行为方式与行为后果,实现对商标恶意注册行为的精准规制。该条款的正确适用,不仅能够有效遏制商标囤积、恶意抢注等行为,净化商标注册环境,更能维护商标注册公共秩序与公平竞争市场环境,为市场主体的合法经营提供坚实的法律保障。
参考文献
[1] 北京知识产权法院(2021)京73行初19656号行政判决书.
李辉(1980—), 男, 河南周口人,北京知识产权法院审判第二庭法官,硕士
周迪(1998—), 女, 四川德阳人,北京知识产权法院审判第二庭法官助理,硕士