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企业系统开展商标国际监测预警的必要性

来源:超凡知识产权 发布时间:2021-10-25


商标监测是维护商标权利的主要方式之一,是指商标权利人在商标公告中持续寻找与自己注册商标相同或近似的商标的行为。通过商标监测,商标权利人可以及时发现他人的抢注或模仿行为,以便采取适当措施制止他人“傍名牌”的行为,维护企业品牌形象。商标监测对于负责商标事务的人来说,已经是一项非常熟悉的日常工作,但大多数企业开展商标监测工作的范围仅限于国内,那么,国际商标监测有什么特殊之处,存在哪些难点,将是本文要尝试探讨的内容。


一、我国企业海外商标保护现状


根据中华商标协会与科睿唯安联合发布的报告《大数据视野下的中国商标“出海”四十年》,在“六五”到“八五”(1981-1995年)期间,我国企业的海外商标申请量仍然非常匮乏,但是从“十一五”(2006-2010年)开始,则开启了15年的疯狂增长模式,2020年的海外商标申请量是2010年的近十倍。由此可见,近年来我国企业海外商标注册保护意识已经觉醒,主动保护意愿明显提高。


但是,从中华商标协会商标海外维权委员会历年发布的《中华商标协会会员企业国际商标监测预警报告》可以看出,我国企业的商标在海外被抢注的情况仍然屡见不鲜。以2020年度报告为例,在313家会员企业中,有50家企业的商标在海外遭遇抢注,被抢注比例高达16%,平均每家企业有1.7件商标被抢注,平均每家企业约在1.5个国家和地区被抢注。


由此可见,虽然我国企业的海外商标保护意识显着增强,但是在海外被抢注的情况仍然频发,需要企业重点关注。


二、商标国际监测预警的必要性


1、欧洲大多数国家不审查相对理由,不会主动驳回相同或近似商标。


商标权属于私权,欧洲大多数国家对于这一理念贯彻得尤其到位,在商标注册申请的审查过程中,审查机关只依职权审查驳回申请的绝对理由,不会主动引证相同或近似的在先商标下发驳回,将相对理由留待异议程序解决,这一点与我国商标法律制度有明显区别,需要企业引起特别注意。因此,即便企业已经在这些国家注册了商标,也需要主动开展商标监测工作,及时发现抢注商标,并采取制止措施,否则抢注商标将直接通过审查。


2、南美洲国家商标审查相对宽松,有些近似商标容易通过审查。


秘鲁、哥伦比亚等国家采用“先公告再审查”的模式,大致注册流程为:申请—形式审查—公告—实质审查—核准注册。在商标形式审查通过后直接予以公告,若公告期间无人提出异议,将进入实质审查以决定是否予以核准保护,这种制度也体现了“私权优先”的原则。虽然这些国家也会审查相对理由,但是由于在前期公告期间已经给与了商标权利人主动维护权利的机会,审查机构的工作往往比较松懈,对商标近似判断的标准把握得比较宽松,放任一些明显近似的商标申请通过审查,进而核准注册。


如果商标权利人未及时发现在后冲突申请,或者虽然发现了在后冲突申请,但是寄希望于审查机构主动引证在先商标下发驳回,万一发生了审查疏漏的情况,则只能眼睁睁地看着商标被核准注册,然后再采取救济措施费时费力费钱。


3、很多国家检索中文和图形商标的难度大,存在漏审的情况。


首先,商标审查的全面性和准确性,在很大程度上会受限于数据库的情况。而数据库的检索能力一般基于各个国家的科技发展程度,往往经济发展越发达的国家,如欧美地区的国家,相对而言数据库的检索能力越强大;对于数据库能力稍弱的国家,如非洲地区的国家,很可能会检索不出在先相同或者近似的商标。


其次,各个国家数据库的录入规则并不相同,比如是否录入发音,如何记录发音,是否录入非当地语言商标的含义,记录的含义是否准确,是否简单把非当地语言的商标录入为“图形”等等。因此即使用相同的关键词进行查询,有些国家的数据库并不会查询到结果,从客观上导致必然的漏审。比如俄罗斯,中文会直接被视为图形审查,从外形上判断是否近似,不审查具体读音、含义,所以很容易出现中文相同或者近似,但是审查员并未下发驳回的情况。针对图形商标,虽然可以根据图形要素维也纳分类进行归类,但是对于同一事物,不同的人可能有不同的认识,划分的类别有所差异,最终导致商标审查遗漏。


最后,各个国家的审查规则有一定差异,各个审查员的审查水平、文化背景并不一致,加之商标审查本身具有较强的主观性,所以从主观上不可避免会造成一定程度的漏审。在海外商标申请中,尤其是中文和图形商标,检索的难度会更加明显。对于大部分的国家来说,中文是无法拼读、不知含义和难以记忆的,所以如何将中文商标录入数据库和制定对中文商标的审查规则就更加困难。


笔者在代理美国商标的过程中,就遇到过一个典型案例,企业已经在先注册了某中文商标,后来又有人提出相同商标的注册申请,但是在后商标居然初审公告,企业知道后感到非常诧异。究其原因,是在后商标和在先商标提交美国注册申请时备注的读音和含义不一样,特别是在读音方面,在先商标是按照普通话发音规则提交的读音,而在后商标是按照英语发音规则提交的读音,所以很明显是有预谋的抢注行为,故意隐藏抢注意图规避驳回风险。


4、注册后再进行无效宣告/撤销的操作难度、费用支出往往远大于异议程序。


做一个简单易懂的对比,对商标提出异议申请,是在商标申请过程中且尚未确权状态下的法律救济程序,而无效宣告/撤销申请,是在商标已经注册成功之后的法律救济程序。注册成功就代表已经具有了很大程度上的稳定性和公示公信力。对比处理权利尚不稳定的商标和已经注册成功的商标,显而易见,后者的难度会更大。


前期异议和后期无效宣告/撤销的受理机关一般并不相同,前期异议的受理机关一般是商标申请的审查机关,而无效宣告/撤销的受理机关有可能是其他行政机关或者法院,比如:马来西亚、澳大利亚、印度尼西亚等国家的无效宣告/撤销程序是在法院受理和处理。


另外,前期异议和后期无效宣告/撤销对质证要求和举证责任的要求也不尽一致,通常情况下,后期无效宣告/撤销的要求会比前期异议更高,审查也会更加严格和谨慎。比如在印度尼西亚、中国香港等国家和地区,以“商标注册之后法定期限不使用为由”提出撤销,法律规定会明确要求由撤销方承担举证责任。相应地,面对不同的审查要求和证据要求,面对不同的审理机关,应对不同的行政程序或者司法程序,费用也会有较大差异,往往后期无效宣告/撤销的费用成本都大于前期异议。以印度尼西亚为例,异议程序的费用大约为2000~3000美元,而无效宣告/撤销通常需要2~3万美元,费用差距悬殊。


5、如未及时发现抢注商标,超过法定期限后,可能因为权利懈怠导致无法打掉抢注商标。


为了定分止争和节约司法成本等因素考虑,有些国家和地区有“超过某法定期限后,将不能对商标提起无效宣告”的规定或类似的法律规定,比如欧盟。根据欧盟商标法规定,可以基于违反禁注条款、恶意抢注、在先权利等理由对已注册商标提出无效宣告。但是根据欧盟商标法第61条默许条款的规定,在先权利人知道在后欧盟商标的使用超过5年的,该欧盟商标则不会被宣告无效,除非在后申请的欧盟商标是恶意抢注申请的。该条款反应了欧盟商标法鼓励商标权利人积极行使商标权利,及时维护商标权利的立法价值观。对于未给予自身商标权利基本必要关注的在先权利人来说,该条款具有惩罚权利懈怠的目的。


6、全球国家多、语言种类多、商标信息量大、监测数据渠道有限,监测成本高、难度大。


全球可申请注册商标的国家和地区有约200个,首当其冲的问题是,商标公告信息量巨大,仅靠人工翻阅,工作量庞大。并且,目前获取国外商标公告信息的渠道仍然有限,虽然各个国家有自己发布商标公告信息的方式和渠道,但是并没有集中展示全球商标公告信息的平台,一般企业或个人难以获取到全部信息。此外,各国语言如此之庞杂,即便知道了当国提供商标公告信息的方式,但是很可能没有英语版本,由于语言障碍难以识别相应信息。


考虑到全球商标公告信息的数据量级、获取难度、语言障碍等原因,一般企业或者个人想要自行进行监测的难度非常大,可操作性极低,最好是借助专门进行全球商标监测预警的数据库系统进行监测,同时辅以专业人员对数据信息进行筛选甄别,以及提供相应的后续解决方案。


从以上分析可以看出,虽然我国企业越来越重视海外商标注册保护工作,但是商标在海外被抢注的情况仍然层出不穷,而国外存在不审查相对理由、审查宽松、审查疏漏等客观现实问题,企业在获取抢注商标信息方面往往又存在重重困难,如未及时发现抢注商标信息并及时采取制止措施,可能会给企业带来不可估量的损失。因此,企业在走向海外的时候,不仅要从“攻”的角度主动进行商标注册布局,还要从“防”的角度系统开展商标国际监测预警工作。


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