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引导企业加强商标国际注册积极布局海外市场

来源:中华商标杂志 发布时间:2023-11-21

  自《知识产权强国建设纲要(2021-2035)》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》发布以来,我国已经将知识产权保护与商标品牌建设工作提升到前所未有的高度,提出加强商标品牌资产管理,支持开展商标海外布局,培育具有市场竞争力、国际影响力的知名国际品牌等一系列要求。鉴于国际品牌培育依赖国际商标的注册、运用与管理,本文就商标国际注册的必要性、途径以及我国商标国际注册面临的问题、对策展开思考。


一、商标国际注册的必要性 


(一)商标具有三个特征

在我国,商标需经注册取得且具有法定程序性特征。目前,在世界范围内,大多数国家实行商标注册取得原则。因此,获得商标专用权,申请人必须以完成商标注册为前提。


商标具有专有性特征。商标获准注册后,持有人将与该商标建立固定联系,在其指定商品或服务类别上使用该商标,成为其专有权利人。注册人有权禁止他人未经许可擅自在同一种或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标。


商标具有地域性特征。地域性是指商标作为一种专用权受到地域限制,其效力作用于申请注册的国家或地区范围内。对于我国申请人及市场主体来说,在我国商标主管机关申请注册的商标,仅在我国受到法律保护,而在其他国家或地区不享受法律保护。因此,如果要在其他国家或地区获得商标专用权,就必须进行商标国际注册。


(二)商标存在被抢注风险

 

因商标具有地域性特征且遵循“注册在先”原则,如果申请人不及时在其他国家或地区进行商标注册,容易遭到他人恶意抢注,在拓展海外市场时举步维艰,丧失主动权。我国众多知名商标、老字号在海外被抢注的案例数不胜数,而维权之路漫长艰辛,一旦被抢注,就要付出惨痛的代价。


联想“Legend”商标曾被100多家公司在海外抢先注册,谈判与赎买工作艰辛繁琐,最终不得不更换商标为“Lenovo”。而此时,联想“Legend”已沿用近20年,价值约200亿元。商标遭他人抢注,使用者不仅面临侵权风险,也会面临高额赎金和漫漫谈判之路,最终只能更换商标标识,付出重塑品牌的巨大代价。在“王致和”海外侵权案中,“王致和”商标在德国被抢注,历经两年多诉讼,才得以物归原主。此案是国内企业海外侵权胜诉的一个著名案例。王致和集团虽然胜诉,却仍付出了维权时间与经济成本的双重代价。此外,我国诸多知名商标或老字号,如“大白兔”“英雄钢笔”“洽洽”“狗不理”等都在多国遭到过抢注。


根据中华商标协会商标海外维权工作委员会发布的《中华商标协会会员企业年度国际商标监测预警报告》显示,2022年,对313家中华商标协会会员企业在全球196个国家和地区进行了商标国际监测预警,发现有22家知名企业的商标被抢注记录,年度被抢注比例为7%。[1]相较于十年前,商标被抢注现象有所减少,但抢注行为仍大量存在。因此,我国企业加强海外商标保护迫在眉睫。


综上,商标的三个特征决定了商标注册的必要性。为保证我国企业商标在国外市场上合法使用,加强商标保护,避免海外抢注风险隐患,有利于企业顺利进入国际市场,未雨绸缪,做到“市场未动,商标先行”,商标国际注册是大势所趋。


二、商标国际注册的途径


(一)逐一国家注册

 

我国申请人可以依据各国法律,逐一向各国商标主管机关递交商标注册申请。此途径适用范围虽然广泛,但由于各国使用语言、申请注册条件、商标审查制度等内容存在差异,申请人需要准备不同语言、不同格式的申请书,并且通过多种货币缴纳各种费用,申请方式相对繁琐。因此,申请人通常委托海外律师或专业代理机构办理商标申请注册。


(二)地区注册

地区注册指向一个区域性国际组织提交商标注册申请,获准注册后,该商标保护效力作用于区域内各成员国。目前,商标地区注册的区域性国际组织有以下四个:


一是欧盟知识产权局(European Union Intellectual Property Office,EUIPO),负责欧盟国家的商标和外观设计的注册与管理。

二是比荷卢知识产权组织(Benelux Office for Intellectual Property,BOIP),负责处理比利时、荷兰、卢森堡三国的知识产权事务。

三是非洲知识产权组织(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle,OAPI),由非洲地区官方语言为法语的17 个国家组成。

四是非洲地区工业产权组织(African Regional Intellectual Property Organization,ARIPO),由非洲地区官方语言为英语的20个国家组成。


我国申请人可选择任意一个或多个区域性组织提交商标注册申请,以获得在该区域范围内的商标权利。相对于逐一国家注册,通过地区注册的方式,在注册商标时具有统一申请格式、语言一致、统一货币支付的优势。而申请获准注册后,获得该区域性组织覆盖的所有国家的商标专用权。然而地区注册的特点是以“全无”或“全有”的方式覆盖该区域,如果该申请被驳回,则在该区域的各个成员国都不能获得注册。


(三)马德里商标国际注册

截至2023年5月,马德里体系已拥有114个缔约方,涵盖130个国家和地区,覆盖世界贸易80%以上的领土范围,是目前在世界各国进行商标注册最重要的途径之一。马德里商标国际注册是一种便捷、高效的申请注册途径,具有多种优势。


一是效率高。申请人在原属局已注册或已提交申请的商标,只需要使用一种语言(英语、法语或西班牙语),提交一份申请,向一个主管局缴费。申请效率提高。


二是费用低。一是马德里体系注册费用标准明晰,要求缔约方的规费不得高于其国内注册费用。二是原属局与国际局相当于“邮筒”与“邮局”,帮助申请人进行申请书的审查、转交工作,使其节省海外律师或代理等费用。


三是时间短。马德里体系缔约方主管机关遵守自国际注册通知之日起12个或18个月的驳回期限。马德里体系遵循“默许原则”,在上述所适用的驳回期限内,如果被指定缔约方没有发出临时驳回通知,所申请的商标即在该指定的缔约方自动获得保护。


四是易管理。马德里体系提供“一站式”管理平台,有利于申请人后续管理相关业务。商标在指定国家获准注册后,若发生后续相关业务,如后期指定、变更、转让、续展、删减等,提交一份申请后可一次性办理,简化了程序和手续,避免了指定国家的繁杂流程。


三、我国商标国际注册面临的问题及对策思考


(一)商标国际注册面临的问题


1.企业主体海外商标品牌保护意识有待提升


根据2018-2021年我国马德里商标国际注册申请量统计(见图1),以及2018-2021年我国企业法人单位数量统计(见图2),得出我国近四年通过马德里体系进行国际商标注册的申请率仅有0.02%-0.04%(见表1)。国际注册申请率低,反映了我国企业主体缺乏长远的商标品牌发展规划及海外注册布局意识,仅在有限商品和服务项目上完成国内商标注册。据笔者统计分析,2021年,我国马德里商标国际注册申请总量在全球排名第三,但排名第二的德国国际注册申请率达0.26%,而排名第七的日本国际注册申请率也达到0.09%。这反映出我国马德里商标国际注册数量仍然与部分发达国家存在差距,企业主体海外商标品牌保护意识有待提升。


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图1:我国马德里商标国际注册申请量

(数据来源:世界知识产权组织《马德里年鉴》)

 

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图2:我国企业法人单位数量统计

(数据来源:国家统计局)

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2.企业主体商标海外布局能力有待提升


商标海外布局能力是决定企业海外商标保护全面性、完整性的重要因素。国内部分企业尤其是中小企业缺乏知识产权专业人才和国际商标领域专门人才,没有专门人员研究商标国际注册的规则、程序、后续管理以及各国商标法律法规等。一些企业虽然单独设立了知识产权部门,但存在商标专员人员不足、对国际商标的关注度不高等问题,导致在向国外申请注册商标时,完全依赖代办机构,缺乏主动规划和布局的能力。


3.中文商标境外注册存在困难


我国企业主体在国内申请注册商标时,大多以中文为商标主体,但由于各国语言以及商标审查审理规则不同,中文商标在海外注册时面临一定问题。如在越南,对于中文商标的显著性审查很严格。根据越南《知识产权法》规定,非常见语言、简单形状和几何图形、数字或字母均被视为缺乏显著性,中文商标获准注册可能性较小,因此要求提供商标使用和宣传证据等,以证明商标已通过使用从而获得显著性[2]。这在一定程度上增加了中文商标境外注册的难度和复杂性。


4.“中心打击”原则可能造成国际注册失效


企业在国内申请商标多以纯中文为主,或是中英文组合申请。为了适应海外市场和所在国商标审查审理规则,一些企业会选择单独申请注册一个纯英文标识作为基础商标,再通过马德里体系进行商标国际注册。但这种选择可能面临一个实际问题:在国内大多使用纯英文或中英文组合的商标的企业,纯英文商标在经营中几乎不实际使用,因此可能会面临连续三年不使用而被撤销的风险。马德里体系“中心打击”原则规定,自国际注册之日起5年内,基础商标未被核准或被撤销或宣告无效,国际商标同时失效。


(二)商标国际注册对策思考


企业作为商标使用主体,应充分发挥主动性,抢占先机,在国际市场保护好商标专有权。


1.强化品牌管理,完善规划布局


加强商标品牌建设和品牌发展及运用管理规划,成立知识产权和商标品牌运用管理部门,制定商标品牌战略,重视商标品牌发展规划,提前制定海外商标布局及品牌策略。结合自身发展需求制定五年或十年品牌发展规划,从目标市场及注册国家、注册途径、指定商品和服务项目等方面,制定商标注册前期发展规划路径。


2.重视人才培养,塑造品牌文化


重视知识产权及商标专业人才选用及培养。商标品牌发展事关商誉及企业形象,要作好品牌规划,必须选用掌握商标法律法规知识以及相关商标国际注册条约、规则及注册程序的专业人才,实现选用人才关口“前移”。加强人才培养力度,以商标等知识产权领域为主要着力点,制定人才培养规划,持续提升人才专业能力,为提高商标海外布局水平奠定基础。


3.开拓目标市场,构建海外标识

针对中文商标“出海难”的困境,应结合目标市场和注册国家,结合中文商标以及企业自身发展理念,尽早设计相应的纯字母商标,便于海外注册。因此,企业要围绕海外业务拓展目标,促进商标国际化转型,不断强化商标国际化、本土化宣传和管理,面向国际市场讲好中国品牌故事,增强品牌国际竞争优势。政府作为政策规划和服务部门,应充分发挥指导作用,完善商标品牌战略制度体系。


4.加大政策支持力度,普及商标国际注册


推动政府知识产权职能机构之间、企业行业之间形成强大合力,扎实有效推进商标品牌指导站建设,结合社会经济与企业发展实际需求,推动商标品牌战略指导工作落实落地,建立政企对接联系机制,积极开展商标国际注册专项服务指导和宣传宣讲,引导企业加强商标国际注册与使用,提升商标海外保护意识。


5.建立健全信息平台,促进信息资源整合


信息平台以逐一国家注册、地区注册以及马德里商标国际注册信息为主,链接官方商标国际注册相关信息,普及商标国际注册知识,选择树立我国知名品牌培育发展案例,激发培育自主品牌意识;指导企业运用好世界知识产权组织网站实用工具,助力企业使用全球商标品牌数据库进行在先检索和事先查询;探索建立海外商标侵权预警分析机制,监测商标海外抢注风险,为企业与市场主体提供信息参考。

 

 


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