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如何科学合理地使用注册商标

来源:北京市万慧达律师事务所 发布时间:2022-12-20


商场如战场,商标就是商战中的大杀器。每一个重视知识产权的企业在开展市场活动之前都会预先进行商标布局,从有限的商标申请资源中找到可注册的商标。不过,在实践中,很多商标申请人都忽视了商标注册成功后的合理使用和悉心维护。笔者希望通过本文,引起企业对商标注册申请以外阶段的重视,在出现问题之前尽可能把问题扼杀在摇篮中或者通过调整策略避免问题发生。一个商标历经大半年或更长时间,最终获得注册后,并不意味着高枕无忧了。注册商标需要合理、妥善地维护,才能防止被抄袭、模仿,维持其显著性,防止被淡化,保持商标与其注册人之间的对应关系。以下为注册商标使用中应注意的一些事项。


一、及时履行使用注册商标的义务,妥善保管商标使用证据


房子买了可以不住,但是商标注册后却不可闲置。商标获得注册后,使用注册商标是商标注册人的法定义务。


现行《商标法》规定,如果商标注册人没有正当理由连续三年不使用其注册商标,任何人均有权向商标局提起申请要求撤销该商标的注册。9月26日,国家知识产权局发布对十三届全国人大五次会议第2505号建议答复的函,继续强化商标使用义务,并提出了三个解决现有注册制度“重注册、轻使用”问题的方法,其中之一就是“拟增加商标依职权撤销规定,对于商标注册人未履行使用承诺、未依法提交使用情况说明、以及不正当行使商标专用权等情形,可以依职权撤销其注册商标。”及时履行使用注册商标义务的重要性可见一斑。


自己使用注册商标的,商标注册人应当及时、完整地保存协议、票据、宣传资料等证据材料的原件。许可他人使用注册商标的,切记要及时、定期向被许可人索取商标使用证据。根据相关法律规定,被许可人对注册商标的使用可以视为有效的商标使用行为。在许可人与被许可人合作关系良好时,一旦注册商标遭遇撤三,被许可人通常会积极、主动配合证据搜集工作。然而,一旦合作关系破裂,许可人往往比较被动,面临着被许可人拒绝或者不配合提供商标使用证据的情形。因此,企业在决定将商标许可他人使用之初,就应该对被许可人需提供商标使用证据的义务作出具体约定,并及时、定期要求被许可人整理、提供商标有效使用证据。


二、企业名称、地址发生变更要及时向国家知识产权局备案


在企业名称和地址发生变更后要及时向国家知识产权局备案,避免因为名称、地址的变更导致国家知识产权局无法联系,进而错失官方通知,导致商标权利灭失。


笔者处理的商标撤三案件中,不少企业因为名称、地址发生变更,接收不到国家知识产权局的《提供使用证据通知》,错过提交使用证据的法定期限,甚至错过了提起撤销复审的期限,突然有一天发现自己一直在使用的商标已经因被撤销注册而无效了,导致企业经营陷入困境。


目前,国家知识产权局正在探讨与企业登记机关实现登记信息数据交换共享,依据相关变更信息直接变更商标注册人或申请人的名义、地址。国家知识产权局会基于共享的信息主动启动变更程序,还是仍然需要基于企业的申请而被动变更,大家可以拭目以待。但是无论如何,一旦实现国家知识产权局与企业登记机关的信息数据共享,必然会省去企业提供变更证明的负累,无疑会大大便利企业的名称、地址变更在国家知识产权局的备案。


三、商标使用形式与注册形式需保持一致


《商标法》规定:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。也就是说,一个商标注册后,其在实际使用过程中,无论是商标的图样,指定的商品/服务,还是注册人的名称地址等,都不可以随意改变,否则商标可能会遭遇灭失。


但是“企业经营,商标先行”。企业为了抢占较早的商标申请日,通常不得不在最终决定使用的商标图样设计出来之前就将简单的或者没有设计的商标图样提交申请,因此,经常会出现最终注册的商标与实际使用的商标不一致的情形。一旦发生这种情况,如何使用商标就会成为企业非常纠结的问题。


另外,很多企业实际经营的产品与注册商标指定的商品不同(上下位概念关系除外),也引发了不少疑问和问题。


四、避免商标被通用化


企业在商标获得注册之后,如果不对商标进行专门的管理和维护,容忍其他企业随意将其注册商标作为商标构成的一部分进行注册,比如在企业自己宣传、使用的过程中将注册商标代替产品的名称进行宣传,或者默许他人、第三方媒体、字典等将其注册商标作为商品名称进行不当描述或介绍等,久而久之,消费者就会直接把商标当成某一商品或服务的名称来称呼,进而导致商标失去显著性,丧失识别商品来源的功能,变成通用名称。比如“U盘”,“84”,“席梦思”,“千页豆腐”等。


五、注册商标转让需谨慎


企业可以将自己的注册商标转让给其他主体,但是转让的时候需要注意,根据《商标法》规定,其名下的相同或类似商品上注册的相同或近似商标应当一并转让。因此,如果企业并没有打算将其名下相同或类似商品上注册的相同或近似商标全部转让,需谨慎对待单一商标转让问题。其次,如果被转让的注册商标正在许可给他人使用,需仔细审阅商标许可合同对商标转让的约定,避免违约。再次,如果注册商标中含有“国名”、企业名称等元素,转让给他人容易导致混淆或者有其他不良影响的,该转让将不被国家知识产权局核准。


六、牢记注册商标有效期,及时给商标“续杯”


《商标法》规定,“注册商标的有效期为十年。”《商标法》同时规定,“注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。”也就是说,按照法律规定及时进行续展,可以使有限的商标生命变成永生。然而,如果未在法定期限内办理续展手续,国家知识产权局会注销该注册商标。


因此,企业需要对自己的注册商标有效期设置提醒,在商标的有效期接近尾声时及时“续杯”,莫要等到品牌知名度逐步建立起来的时候却发现商标因未及时续展而被注销。如果企业自身缺乏注册商标监督能力的,可以寻求外部专业团队的支持。


另外,大部分电商平台对知识产权的审查都很严格,如果商标进入宽展期才进行续展,有可能给企业入驻平台带来障碍,错过商机。考虑到当前国家知识产权局对商标续展申请的平均审查速度,建议企业在商标到期前半年启动续展工作。


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