商标国际注册马德里体系的依附性规定在1891年《商标国际注册马德里协定》（下称《马德里协定》）文本之中。《马德里协定》生效后，有关依附性的争议一直存在。商标国际注册马德里体系法律发展工作组（下称“ 工作组”）于2023 年 11 月 13日召开第21 届会议，讨论澳大利亚、智利、韩国和美国提出的有关依附性改革的提案。探索依附性改革的可行方案，首先需要对依附性的历史发展及内在结构具有较为清晰的认识。
一、马德里体系依附性的历史发展
马德里体系的基础是对基础申请或基础注册的要求，[1] 商标权人需要向原属国提出基础申请或注册，由此获得注册的商标成为“基础商标”。依附性是指国际注册对原属国基础商标的依赖，如果基础商标在原属国被注销、放弃、撤销或宣告无效，商标持有人不得再主张国际注册产生的保护，其在指定国的商标效力也自动终止。
（一）1891年《马德里协定》：绝对依附性
1891 年《马德里协定》文本中已经有关于依附性的规定，因该文本对于依附性没有任何的限制，依附关系是永久的，[2] 也被称为“绝对依附性”。《马德里协定》关于依附性规定的法律依据，源于1883 年缔结的《保护工业产权巴黎公约》（下称《巴黎公约》）。
按照《巴黎公约》第6 条之五第A 款规定：“在原属国注册的每一商标，除本条规定的以外，本联盟其他国家应与原属国注册原样接受申请和给予保护。”除公约规定的三种法定事由外，缔约国对于已经在原属国注册的商标“既不得拒绝注册也不得使注册无效”。[3] 尽管《巴黎公约》第6 条之三对商标的独立保护作了一般性要求，第6 条之五却为原属国注册商标在其他缔约国的保护赋予了特殊权利。这项特殊权利也被认为是对原属国合法注册商标的依附，即一旦商标在原属国获得注册，巴黎联盟的所有其他国家必须接受商标申请与保护。[4]《马德里协定》基于《巴黎公约》中有关原属国基础商标地位的规定，确立了国际注册对基础商标的依附。正如时任WIPO 总干事鲍格胥先生所指出，《马德里协定》并不依赖于《建立世界知识产权组织公约》，而是依赖于《巴黎公约》以及巴黎联盟近年来以英文和法文签署的专门协定。[5]
（二）尼斯会议：五年依附期确立
《马德里协定》缔结后，早在1957 年在尼斯召开的马德里联盟大会上，即已提出抑制国际注册依附性的要求。在废除依附性与保留依附性两种意见之间，尼斯会议的决定是确立有关依附的法定期间，以限制依附性的适用。尼斯会议将依附期间确定为五年，并一直沿用至今。尼斯会议的成果体现在《马德里协定》第6 条第（2）（3）（4）款。第6 条法规原文：“……（2）自国际注册之日起五年期满后，国际注册即与原属国在先注册的国家商标相独立。（3）自国际注册之日起五年内，根据第一条在原属国在先注册的国家商标在该国已全部或部分不再享受法律保护的，无论国际注册是否已经转让，都不得再全部或部分要求国际注册给予保护。对于因在五年期限届满前提起的诉讼而后中止法律保护的，情形亦是如此。（4）自愿或自行注销的，原属国主管机关应向国际局申请注销商标，国际局应予注销商标。遇法律诉讼时，上述主管机关应自行或经原告请求，将起诉书或其他证明起诉的文件副本以及终审判决寄交国际局，国际局将其在国际注册簿上登记。”《马德里协定》确立了国际注册对于原属国基础商标的五年依附期，依附期届满后，国际注册不再受基础商标效力的影响，与其相互独立。
（三）《商标国际注册马德里协定有关议定书》：补充“转化”机制
尽管有依附期间的限制，因依附性导致指定国商标的自动失效，还是会损害商标持有人利益。1989 年，《商标国际注册马德里协定有关议定书》（下称《议定书》）缔结。由于《马德里协定》通过时间较早，《议定书》是作为协定的修改附录而进行起草的，其主要目标是修改《马德里协定》的不足，[6]并与《马德里协定》共同构成马德里商标国际注册体系。对于依附性造成的消极影响，《议定书》提出的解决方案是，商标持有人的国际注册有机会“转化”为国内注册。在《议定书》中，设定了商标效力终止后的“转化”程序，以此平衡依附原则适用对商标权人造成的损害。该“转化”机制主要规定在《议定书》第九条之五。《议定书》第九条之五规定：“应原属局根据第六条（4）提出的请求，当一项国际注册就其中所列的全部或部分商品和服务被撤销时，国际注册持有人向其国际注册曾有效的领土所属的某缔约方局提交同一商标的注册申请时，该申请应作为在符合第三条（4）的国际注册之日或按照第三条之三（2）登记领土延伸之日提交的申请处理，并且如果该项国际注册曾享有优先权，此申请亦应享有同样的优先权，条件是：(i) 此申请于国际注册被撤销之日起三个月内提交；(ii) 对于有关缔约方而言，申请中所列的商品和服务实际包括在国际注册的商品和服务表中；(iii) 所述申请符合所适用法律的一切规定，包括费用的规定。”依据该款，在原属国基础商标效力终止后，原商标权人可以向指定国提出“转化”商标申请。《议定书》第九条之五对转化的条件进行了规定，如果基础商标在依附期内无效，原国际注册的商标持有人应在商标无效后的三个月内，向其他成员国提出将国际注册转化为国内注册或地区注册的申请。同时，该注册申请必须覆盖原商标同样的商品或服务。《议定书》生效后，国际社会并未终止有关依附性的讨论。2006 年，挪威向工作组提交有关删除基础申请与基础注册的提案，建议取消依附性。2007 年，马德里联盟大会决定将任务交给工作组，分析依附性改革的有关问题。[7]
二、马德里体系依附性的基本结构分析
在分析依附性适用存在的问题之前，首先需要清晰地理解马德里体系依附性的基本结构。
（一）“基础商标”是依附性适用的基础
“基础商标”的存在是马德里体系依附性适用的基础。没有基础商标，就不存在国际注册的依附性。产生基础商标的缔约国被称为“原属国”，其主管局也可被称为“原属局”。1. 原属国的确定马德里体系原属国的确定，同样来源于《巴黎公约》关于原属国的规定。按照《巴黎公约》第6条之五A（2）款的规定，“原属国系指申请人设有真实、有效的工商业营业所的本联盟国家；或者如果申请人在本联盟内没有这样的营业所，则指他设有住所的本联盟国家；或者如果申请人在本联盟内没有住所，但是他是本联盟国家的国民，则指他有国籍的国家。”由此可见，原属国可以是：（1）申请人设有真实、有效的工商业营业所的缔约国；（2）申请人设有住所的缔约国；（3）申请人是该国国民的缔约国。2. 基础商标影响的不同阶段基础商标是依附性适用的基础，但基础商标并非仅在适用依附性时发挥影响力。基础商标的要求意味着该商标与国际注册之间两阶段的关系。[8]基础商标影响的第一个阶段是商标的申请阶段。基础商标通过在原属局的申请获得国际注册，原属国对于基础商标与国际申请的一致性提供保障。商标持有人在取得国际注册后，基础商标的效力可以延伸至指定国地域范围之内。基础商标影响的第二个阶段是商标生效后的阶段。在这一阶段，基础商标效力的终止会导致国际注册提供保护的终止，商标在指定国的效力也随之终止。这一影响被称为国际注册对基础商标的“依附性”。因此，挪威提案中取消依附性建议是删除基础申请或基础注册。而工作组后期会议关于取消依附性的讨论，并未将其等同于一并取消基础商标。
（二）“基础商标效力终止”是依附性适用的条件
依附性适用的成就条件是原属国基础商标效力的终止。造成基础商标效力终止的原因不同，产生的法律效果也有所不同。一般而言，在原属国会基于三种情形造成基础商标效力的终止。第一种情形是商标持有人主动放弃。商标权人可以通过放弃、主动注销等不同方式，终止所拥有商标权的效力；第二种是原属局依职权宣告商标无效。原属局可以依据本国法律中商标失效的绝对事由，依职权主动宣告商标效力终止；第三种是因第三方提起异议或诉讼使商标失去效力。《马德里协定》赋予了第三方对基础商标提出异议及无效诉讼的权利。第三方可以侵害自身利益为由，通过异议或诉讼终止基础商标的效力。第三种情形往往被认为是对商标权人造成损害的主要情形。
（三）“集中打击”是依附性适用的特定法律效果
与依附性同时确立的是“集中打击”（centralattack）机制，这一机制也是依附性适用的一种法律效果。按照工作组第八届会议第MM/LD/WG/8/4 号文件的解释，“集中打击”是指在国际注册日起五年内，通过对基础申请、基础注册提起的单一异议或无效诉讼造成国际注册终止，并在所有指定国撤销国际注册保护的程序。撤销的商品和服务可以是国际注册的全部或部分。[9] 因此，“集中打击”主要是基于第三方原因导致基础商标效力终止的特定法律效果。正因为如此，该机制被命名为“打击（attack）”。第三方通过打击基础商标的效力，商标持有人在其他指定国商标随之自动失效，就会形成“集中打击”的效果。“集中打击”机制是依附性适用的必然结果，建立“集中打击”机制的目的是为了在不考虑国外可能采取行动的情况下，宣布国际注册无效，并在商标所有人指定的国家间接消除由此产生的国家商标。[10]因此，“集中打击”产生的法律效果是，原属国基础商标的法律效力借助国际注册程序延伸至其他指定国。
三、马德里体系依附性适用面临的问题
尽管依附性原则被认为是马德里体系的内在机制，在具体适用中却面临着较多问题。国际局2015 年一项关于依附性调查的《WIPO 商标注册指南》显示，大多数商标注册人认为依附性是马德里体系的一个缺点。[11] 在此背景下，WIPO 深入探讨了马德里体系依附性改革的不同方案。在分析既有改革方案之前，应首先了解依附性适用面临的具体问题。
（一）依附性与商标独立保护原则的关系
依附性是马德里商标国际注册体系的特色，在专利及工业品外观设计的国际注册体系中均不存在依附性。工作组在早期的会议讨论中，就曾有代表团提出，依附性不符合《巴黎公约》第6 条(3) 款的规定，即在联盟缔约国正式注册的商标应被视为独立于在其他成员（包括原属国）注册的商标。[12] 商标独立保护原则在《巴黎公约》中确立，是国家主权的必然结果，得到各国立法认可与遵循。马德里体系的依附性是否符合商标独立保护原则，取决于如何对《巴黎公约》第6 条之五第A（1）款进行解释。第6 条之五第A（1）款是关于要求缔约国对原属国注册商标“依原样保护”的规定，也是《马德里协定》确立依附性的法律依据。该款要求巴黎联盟缔约国保护原属国已注册商标，但保护方式如何确定，原属国商标效力的终止是否能够影响其他缔约国，《巴黎公约》并未进行专门解释。参与《巴黎公约》1967 年斯德哥尔摩文本修订的博登海默先生曾经对“依原样保护”作出这样的说明：“只要商标在原属国正式注册，欧盟其他国家就有义务接受和保护该商标，即使该商标的形式，即组成商标的标志不符合国内立法的要求，但须遵守本条规定的补充规则，特别是根据商标的具体情况考虑任何商标被驳回或无效的理由。”[13] 这段陈述表明，各缔约国对于商标驳回或无效的不同立法规定，应当彼此尊重。在WTO“美国1998 年《综合拨款法》第211 节”案中，欧盟和美国对于“依原样”保护的理解产生较大争议，上诉机构对于“依原样”保护进行的解释可以作为理解该款的参考。在该案中，美国的观点是，第6 条之五A(1) 款中“按原样”保护注册外国商标的义务，仅涉及商标的形式。而欧盟则认为，第6 条之五A(1) 款不是仅指商标的形式，而是包括商标的所有方面。上诉机构的观点是，欧盟将第6 条之五A(1) 款解释为包括商标所有方面过于宽泛，认为《巴黎公约》打算破坏国内商标权制度这一意图的想法，并不可信。[14]对于这一问题的理解存在不同的观点，这至少可以说明，《巴黎公约》对此问题并未加以绝对性的否定。正因如此，马德里体系的依附性与商标独立保护原则之间的关系，在尼斯会议等一系列国际会议中被多次探讨，但都未基于《巴黎公约》取消马德里体系的依附性，并倾向于认为依附性是马德里体系的内在机制。
（二）商标效力在指定国的不合理终止
在依附性适用的具体实践中，出现一些商标效力在指定国不合理终止的情形，使商标权维护面临法律不确定性。商标权的不合理终止使商标权人在指定国的利益受到损害，也是主张取消依附性的主要原因。1. 因“出口商标”导致的效力不合理终止在往届工作组会议的讨论中，曾多次提及出口商标造成的效力不合理终止。出口商标是指专门为出口目的使用的商标，此类商标并不用于国内市场。如果在原属国由于商标不使用被撤销，就会造成出口商标在指定国效力的不合理终止。第12 届工作组会议曾指出，这种情况在使用非拉丁文字的缔约方尤为突出。注册人为了提高出口市场的品牌知名度，会使用拉丁文申请新的基础商标。但这种基础商标无法在国内市场使用，根据原属局法律，商标可能被提起不使用撤销诉讼。[15] 这种情形造成出口国商标的效力终止，显然不合理。商标权人也会因为害怕这种情形触发依附性，而选择不利用马德里体系。2. 因国家间法律差异导致的效力不合理终止国际知识产权规则允许各国在保持最低标准条件下，制定不同的商标保护规范。因此，各国商标法在判定商标效力标准方面存在着差异。国家商标法之间的差异，是导致商标效力在指定国不合理终止的主要原因之一。目前，工作组会议讨论的此类情形主要包括，基础商标因描述性商标、混淆可能性等原因造成的效力终止。同样的情形如果适用指定国法律，可能产生相反的法律效力判定，但依附性的适用，却会使商标效力在指定国不合理终止。
（三）“集中打击”对依附性的保障与强化
“集中打击”是因第三方提出异议或无效诉讼使基础商标效力终止，并进而使其他指定国商标效力自动终止的法律效果。依附性适用造成的商标效力不合理终止，与“集中打击”机制密切相关。但马德里体系现有规则设计并未对不合理终止情形进行干预，而是保障和强化了“集中打击”的法律效果。1.“集中打击”目标的保障与强化现有规则对“集中打击”的保障，来自基础商标效力终止的自动性。基础商标效力终止对国际注册的影响是自动的，如果《马德里协定》第6 条规定的任何事实或决定导致基础商标效力终止，商标在指定国内的法律效力也自动终止。此外，启动基础商标失效的司法程序强化了“集中打击”目标的实现。按照《马德里协定》第6 条的规定，基础商标既可因行政异议程序失效，也可以基于司法诉讼程序失效。根据《马德里议定书下马德里商标国际注册指南（2022 年版）》（下称《指南》）关于基础注册的解释，“如果国家机构，例如国家法院，在依附期结束后作出基础商标申请或注册被取消的终局决定，如果导致该终局决定的诉讼是在五年依附期内启动，原属局有义务通知世界知识产权组织该基础商标的效力终止。”[16] 这就意味着，只要导致基础商标效力终止的司法程序在五年依附期间内启动，即使在依附期后作出商标失效的终局决定，也会实现“集中打击”的目标。这一规则强化了第三方利用诉讼实现“集中打击”的目标。2. 国际注册“转化”存在协调的局限性由于“集中打击”会导致原商标权人在指定国商标的效力终止，马德里体系规定了国际注册的“转化”程序。按照《议定书》的规定，“国际局因基础商标效力终止国际注册被注销，注册人可以通过将其转变为国家或地区性权利，从而在国际注册中指定的各成员继续受保护”。也就是说，基础商标在原属国失效后，原商标持有人按照“转化”程序，可以将国际注册转化为国家或地区申请。这一机制设立的目标原本是平衡商标持有人因“集中打击”受到的利益损害，但《议定书》关于“转化”条件的严苛规定，弱化了“转化”机制的实施，限制了这一机制本应发挥的作用。马德里体系对“转化”条件的严格限制，实质上有利于“集中打击”目标的实施。马德里体系关于“转化”条件的严格限制主要表现为以下三个方面：一是严格的时间限制。国际注册的转化是一种跨国转化，而且不能借助国际商标注册体系，需要原商标权人自己向指定国申请。但按照《议定书》规定，仅给予了3 个月的转化时间，即原商标持有人要在原属国基础注册失效后的3 个月内完成转化申请。二是有限的地域与商品范围。按照《议定书》的规定，原商标持有人可以申请转化的国家必须是原商标国际注册的指定国，且商标在该国地域内有效。由于《马德里协定》与《议定书》的缔约国范围有所不同，原商标持有人可以申请转化的地域也较为有限。此外，《议定书》还将“转化”的商标申请限于原国际注册的商品或服务范围。三是独立的通知与申请程序。如基础商标在依附期内发生效力终止的情形，原属局必须将相关事实及决定通知国际局。但如果原商标持有人希望将国际注册转化为国内商标申请，则该申请程序已不在马德里体系的运作范畴之内。根据《指南》关于“转化”程序的解释：“除日期上的特别规定以外，由转变产生的申请在效力上是普通的国家或地区申请。申请必须向有关主管局提出。这种申请既不适用《议定书》也不适用《实施细则》，国际局也不以任何方式参与。”这说明，原商标权人的转化通知和申请程序，是一种独立于马德里体系的程序，主要依靠商标权人自己进行。这种剥离出马德里体系的转化申请程序，不仅增加了原商标持有人将基础商标转化为其他国家商标的难度，也增强了“集中打击”的法律效果。
