【案件启示】

由于各种原因，企业暂时未对正在使用的商标进行注册，却已经对该商标倾注了大量心血，但是，企业偶然发现自己的商标被别人抢先注册了，此时《商标法》第32条后半段正好可以规制这种情形。再结合《商标法》第33条、第45条，企业发现自己的未注册商标被抢注后，对尚在异议期内的商标，可以在公告之日起3个月内，向商评委提出异议，阻止该商标取得注册；对已注册的商标，可以在商标注册之日起五年内，请求商评委宣告其无效。

但需要注意的是，适用《商标法》第32条后半段需要具备四个构成要件：（1）未注册商标在争议商标申请日之前已经使用并具有一定影响。即在先权利人需要在争议商标申请日前使用未注册商标、产生一定影响，同时，这种使用需要满足持续性条件，在长期停止使用的情况下，在先产生的影响已然中断。（2）诉争商标与在先商标相同或近似。例如本案中，诉争商标完全包含了在先商标。（3）诉争商标所使用的商品与在先商标使用的商品为同一种或者类似商品。（4）被异议商标申请人具有恶意，即商标申请人是否明知或应知商标的存在，在商标已经具有一定影响的情况下，推定商标申请人明知或应知。本案即采用了这种推定方式，片仔癀药业公司主张自己才是最早使用“八宝丹”的主体，其目的在于排除攀附在先商标商誉的恶意。

企业发现自己的有一定影响的商标被抢注时，应步步为营，首先，查询商标目前所处的权利状态，是在异议期内呢，还是已经注册成功了；其次，准备证据证明对方以“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，其中最为重要的就是商标使用的证据，商标产生一定影响力或知名度的证据，企业在平时的生产经营过程中，就应当保有证据收集意识，以备不时之需。

【案例简介】

一、案情简介

漳州市片仔癀药业股份有限公司（下称片仔癀药业公司），于2012年11月1日向商标局提出注册申请，核准注册第 11683929 号“片仔癀八宝丹”商标，指定商品为第5类“补药、人用药、药物饮料、医用药物”等商品（诉争商标）。厦门中药厂有限公司（以下简称厦门中药厂公司）针对诉争商标向商标局提出异议。

商标评审委员会认为，厦门中药厂公司提交的销售发票、荣誉证书、福建省药监局的意见等证据可以证明，在诉争商标申请注册日前，厦门中药厂公司已将“八宝丹”商标使用于中药、成药等商品上，使其具有一定知名度，片仔癀药业公司与厦门中药厂公司处于同一行业，对此理应知晓。现诉争商标完整包含厦门中药厂公司“八宝丹”商标，属类似商标，诉争商标指定使用的人用药、中药等商品与厦门中药厂在先使用的中药、成药在主要原料、销售渠道、销售场所、消费对象等方面相同或重合性大，属类似商品。因此，诉争商标的注册构成《商标法》第32条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，诉争商标不予注册。片仔癀药业公司不服该决定，遂起诉。

二、各方观点

1、片仔癀药业公司认为，原告才是“八宝丹”的最早生产者和使用者，申请注册不具有欺骗性，应当撤销被诉决定。

2、商标评审委员会辩称，被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、程序合法，应驳回原告诉讼请求。

3、一审法院认为，本案诉争商标“片仔癀八宝丹”完整包含第三人在先使用并有一定影响的“八宝丹”商标，同时其指定使用的商品与第三人“八宝丹”商标在先使用的商品在生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同或存在较为密切的联系。如果诉争商标予以核准注册，易导致相关公众对商品来源产生混淆误认。此外，原告片仔癀药业公司与第三人厦门中药厂公司同属福建省，所属行业亦相同，原告应当知晓第三人以及“八宝丹”的知名度，故原告申请注册“片仔癀八宝丹”商标的主观目的难谓正当。

4、二审法院认为，被异议商标已构成《商标法》第32条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。至于片仔癀药业公司提出其最早生产八宝丹，主观不具有恶意的理由，经查，1996年之后，片仔癀药业公司中断生产八宝丹产品，在长期停止使用“八宝丹”商标的情况下，其在先使用该商标的影响和声誉已经中断，该理由不能成立。

5、处理结果：

一审判决驳回原告诉讼请求，二审法院维持一审判决。后片仔癀药业公司申请再审，再审裁定驳回再审请求。

【法律依据】

《商标法》第三十二条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《商标法》第三十三条规定：对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

作者介绍：

南京师范大学法学院知识产权方向硕士，南京知识律师事务所“知识产权风险与争议解决团队”成员。曾任公司知识产权专员。曾于南京市中级人民法院知识产权庭实习。现主要从事知识产权风险诊断、分析、排除、风险防控制度设计等非诉讼业务和知识产权争议仲裁、行政处理、诉讼等业务。