“本案重审一审判决在认可权利商标有效性的前提下认定被告不构成商标侵权且不予赔偿，体现了尊重我国实行的商标注册制度的同时兼顾实践商标权利本质以利于市场交易的公平性。”
鉴于我国采取商标注册制的保护制度，导致大量职业注册人囤积或不正当手段抢注商标、进而通过高价转让或商业维权牟取利益，架空了商标法的立法目的。据此，2019年《商标法》第4条增加了“不以使用为目的恶意商标注册申请予以驳回”限制性条款，本案恰好是司法机关在商标民事侵权案件中积极探索“未实际使用”的形式注册商标不应当给予实体保护的典型案例。
本案经一审、二审及重审三次的司法审查，最终认定：对于未投入“实际使用”而被撤销的商标，其注册人在商标撤销公告之前提起商标侵权诉讼的，应适用《商标法》第64条第一款驳回原告的指控请求。本案是人民法院对“未投入实际使用”的形式注册商标不给予追溯性司法保护的新型判例，同时创造性适用《商标法》第64条第1款认定被告不构成商标侵权。该判决实际上是将“形式商标”的学术理论应用到司法实践，扩张解释其不产生实体保护的商标权利，故而排除适用《商标法》五十七条（一）、（二）进行侵权审查。
关键词：商标侵权 撤销 未实际使用 形式商标 追溯性司法保护
案情简介
原告洪某（以下简称：原告）以被告广州某公司销售带有“图片”情趣用品（下称涉案商品）侵害其第9154341号“图片”注册商标（下称：权利商标）为由向广州市天河区人民法院提起诉讼，并主张35万元赔偿。
本案原告2017年6月19日公证购买涉案商品，权利商标撤销复审行政诉讼仍在二审程序中（该注册商标连续三年不使用撤销申请是案外人美国PD有限公司提出）。北京市高市级人民法院于2018年11月28日做出二审判决（2018京行终5285号）认定权利商标因2012年10月19日至2015年10月18日期间连续三年未投入商业使用被撤销，随后国家知识产权局于2018年12月20日对权利商标做出撤销公告。本案重审法院认可了权利商标在2018年12月20日前为有效商标。
本案一审认定权利商标因已经被撤销，依据《商标法》64条判定被告不承担赔偿责任。但未对权利商标撤销公告前的有效性以及是否构成侵权进行评价。因此，本案二审法院以裁决事实不清、适用法律部分不当为由发回重审。本案重审一审判决再次依据《商标法》第64条，判定权利商标在撤销公告前具有商标效力，但被告不构成侵犯原告注册商标专用权，且已经撤销的形式商标不具有保护的实质利益，无需再给予追溯性的司法保护。
争议焦点
争议焦点一：权利商标在起诉前三年是否投入真实、合法、有效的商业使用。
原告提交了权利商标撤销公告前所签订的合同、发票、报刊、宣传图片等。被告从超出核定范围的使用、关联企业间的交易使用、以及非中国大陆的使用不属于我国商标法意义上的使用等进行抗辩，最终重审法院认定原告提交的证据无法证明权利商标在核定商品范围内进行了实际使用。
争议焦点二：未投入实际使用的商标使用是否给予追溯性的司法保护。
连续三年不使用而被撤销的注册商标，其专用权自撤销公告之日起消亡。因此原告主张其在撤销公告前仍然是受《商标法》保护的有效注册商标，有权依据《商标法》57条主张被告停止侵权并获得赔偿。被告则从商标法的立法目的、形式商标丧失注册商标的基本功能、不产生权利保护的正当性等理论，抗辩认为原告商标从未投入商业使用，未产生任何商誉，未发挥区分产源的本质作用不应给予已撤销的权利商标追溯性的司法保护。本案重审一审法院采纳被告意见确定权利商标为形式商标不予追溯性司法保护。
争议焦点三：被告销售涉案商品是否构成侵犯原告注册商标专用权。
原告主张涉案商品标识近似、商品类似而落入权利商标保护范围。被告则以权利商标未被实际使用则不具有混淆性前提进行抗辩确认不存在商标侵权的前提基础。重审一审法院基于形式商标不再给予追溯性司法保护的理论，排除《商标法》第57条（二）、（三）项的适用，直接适用《商标法》第64条1款认为原告指控被告侵犯其注册商标专用权没有事实和法律依据，确认被告销售不构成商标侵权行为，最终驳回原告的所有诉讼请求。
核心意见
第一、从权利商标的不正当性，被告产品来源的正当性入手影响法官心证，确定不侵权的抗辩立场。
笔者认为，本案原告与被告属于同业经营者，两者均相互熟悉。原告起诉目的在于抗衡案外人PD产品有限公司（PD公司2006年即在美国注册“pipedream”商标，系全球的情趣用品巨头）提出的撤销商标行政案件，而起诉被告销售来源于PD产品有限公司的涉案商品构成商标侵权。基于此，被告着手收集美国在先的pipedream注册商标信息、PD公司存续证明、PD公司产品声明、以及被告与原告的通话录音等以证明原告熟知PD公司的在先pipedream品牌产品知名度，原告注册商标不具有正当性。本案一审、二审、重审一审裁决虽未对原告的恶意注册商标行为进行评价，但在很大程度上影响法官心证，维持公平而认定被告不构成商标侵权。
第二、从权利商标撤销公告前的使用证据细节入手，逐个击破，对其形式商标进行定性。
本案原告提起本案侵权之诉时，北京知识产权法院已经对权利商标予以撤销，但原告为维持其形式商标的有效性而向北京市高级人民法院提起二审。鉴于权利商标存在不正当注册及不以使用为目的之嫌，其提供的使用证据必然存在为应付诉讼而制造的痕迹。被告从证据细节逐个入手，即发现其存在关联企业即股东均为原告的企业互相开具销售发票、产品项目超出核准范畴、未体现商品项目等使用证据瑕疵。由此，被告抗辩得出原告没有对注册商标进行商标法意义上的使用，并未累积任何商誉；更何况原告注册商标已经丧失实体权利，不存在任何可保护价值与利益，无需再给予追溯性的司法保护。
第三、从混淆性概念入手，主张其未使用，不具有混淆性前提，进而也不存在商标侵权的情形。
被告引入商标近似侵权判断的其中一要件 “混淆性”进行评价。鉴于权利商标属于“未实际使用”的形式商标，其并未投入消费者市场，未使消费者产生从形式符号到产品来源之间的联结，及时被告销售带有“pipedream”的情趣用品也不会造成消费者的混淆，因此也不存在商标侵权的行为。本案重审一审判决虽排除原告适用《商标法》57条的侵权请求权，但在适用64条第1款基础上同时认定被告不具有侵权的法律和事实依据的评价与被告所主张的“不具有混淆前提因此不构成侵权”具有相同的效果。
判决结果
一审判决未对权利商标撤销公告前的权利进行评价， 依据《商标法》64条第1款判令被告构成侵权，但驳回原告的赔偿请求。
二审裁决认定一审法院审查事实错误，法律适用部分不当发回重审。
重审一审法院依据《商标法》64条第1款判定原告指控的商标侵权行为无事实和法律依据，并驳回原告的全部诉讼请求。
裁判文书
一、广州市天河区人民法院一审：（2017）粤0106号民初21465号民事判决书；
二、广州知识产权法院二审：2020粤73民终47号民事裁定书；
三、广州市天河区人民法院发回重审一审：2020粤0106民初36066号民事判决书。
案例评析
第一、本案是将“形式商标”的学术理论应用到司法实践的典范，人民法院从商标法的立法目的认为“商标受保护的原因不在于标识形式本身，而在于它所代表商品或服务及由商品或服务所体现的商誉。涉案商标在有效期内并未在核定使用的商品上实际使用，且因连续三年未使用已经撤销，该权利在有效期内未能体现出其商业价值，亦没有可保护的实质利益存在，故对于涉案商标专用权无需再给予追溯性的司法保护【重审判决书P10段2】。”该认定对于注册商标撤销前不享有商标的实体权利进行合理的扩张解释，是人民法院对“未投入实际使用”的形式注册商标不给予追溯性司法保护的新型判例，为当下打击非正常申请和恶意囤积商标提供了明确的司法引导，具有积极的法律意义。
第二、本案在认定商标保护的实体权利是基于法定注册还是基于实际使用产生商标区分产源的功能时，重审一审法院兼顾了商标注册制度的权威性、商标使用的价值和基本功能，认为形式商标不再给予追溯性司法保护，丧失适用《商标法》第57条（一）、（二）、（三）项禁用权请求权利的基础，创造性地适用《商标法》第64条第1款认为原告指控被告侵犯其注册商标专用权没有事实和法律依据，驳回原告的全部诉讼请求，该认定亦是对现有《商标法》关于该条款是“认定商标侵权但不赔或少赔”情形的突破，属于对商标法适用的新型案例。
结语和建议
我国实行商标注册取得制度，商标权利的取得无需以使用为前提；但商标权利的行使有赖于“商标法意义上的使用”，即通过真实、有效、合法地在商业流通领域使用，使得消费者将具体的商标注册形式与商品、服务的来源建立起联系，以达到商标区分产源的本质功能。本案原告以未投入实际使用的形式商标欲行使其禁用权，违背商标的本质属性，不应赋予其《商标法》第57条（一）、（二）、（三）款注册商标禁用权的请求权。本案重审一审判决在认可权利商标有效性的前提下认定被告不构成商标侵权且不予赔偿，体现了尊重我国实行的商标注册制度的同时兼顾实践商标权利本质以利于市场交易的公平性。
