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对商标“争议状态”作虚假声明可否作为撤销商标的理由?

来源:北京万慧达知识产权代理有限公司 发布时间:2024-01-26


2023年10月18日,美国联邦巡回上诉法院在Great Concepts公司诉Chutter公司一案的判决(No.2022-1212)中指出,美国专利和商标局(下称专商局)不能仅以提交过“商标无争议状态”的虚假声明就撤销商标注册。


2005年3月,Great Concepts公司获准注册“DANTANNA’S”商标,使用在“牛排和海鲜餐厅”服务上。2006年,Chutter公司的前任权益持有者以该商标提起撤销,理由是与其在餐厅服务中使用的普通法DAN TANA标记存在混淆可能。该撤销因为等待关联案件的结果而被中止。关联案件2010年7月有了不利于Chutter公司的终审裁判。因为Chutter公司消极行动,它的撤销程序2010年12月被专商局驳回。


但2010年3月,Great Concepts公司的律师为了续展和证明商标处于无争议状态,根据《兰哈姆法》第8条和15条提供了一份声明,声明的部分内容称“涉案商标没有未决程序,也没有被专商局或是法院裁决处理”。但当时商标存在前述撤销程序和诉讼程序,所以声明有虚假成分。


Chutter公司2015年7月再次向专商局提出撤销涉案商标的申请,理由就是其前述虚假声明。专商局2021年9月认定Great Concepts的声明构成欺诈,并撤销了涉案商标。


Great Concepts提起上诉,并得到美国联邦巡回上诉法院支持。法院并没有回应Great Concepts是否“有意欺骗”的问题,而是从《兰哈姆法》本身及其第14条规定的专商局撤销权限出发,认为案件的关键就是Great Concepts公司提交的虚假的“无争议”声明是否是提起撤销程序的正当理由。这份声明涉及两部分内容,一是第8条有关商标在持续使用的部分,二是第15条有关商标是不是有争议的部分。Chutter公司对第8条的部分并无异议。对于涉及第15条的声明,法院审查认为,Great Concepts公司是对“商标是不是有争议”的状态做了欺骗,但该商标并不是因欺骗获得注册。涉案商标自2005年来一直处于注册状态。第14条规定的撤销理由虽然包括欺诈方式取得注册,但对争议状态做虚假陈述不是撤销理由之一,因此,专商局的裁定超出了它的职责范围。


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