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企业海外知识产权保护与布局系列文章(一)│ 英国商标注册制度详解

来源:中国贸促会专利商标事务所 发布时间:2022-01-04

导读:随着中国企业走出去步伐的加大和知识产权保护意识的增强,中国企业的海外商标需求不再停留在仅取得商标注册,而是需要积极应对他人对自身商标权发起的挑战,以及主动出击捍卫自身商标权利。本文将详细介绍英国商标注册制度,以帮助中国企业充分评估注册风险,以最小成本实现英国商标的注册和维权,顺利发展英国市场。


英国是全球十大经济体之一,是中国重要的贸易伙伴。随着两国经贸关系的加深,以及英国正式脱欧,欧盟注册商标将不再在英国获保护,企业在英国注册商标的需求越来越迫切。本文将详细介绍英国商标注册制度,以帮助中国企业充分评估注册风险,以最小成本实现英国商标的注册和维权,顺利发展英国市场。


一、商标审查程序的特殊之处


英国商标注册申请审查程序是先实审,后公告。但英国的商标审查只进行绝对理由审查,无相对理由审查。审查员经实质审查发现在相同或类似商品上存在在先相同或近似商标后,不会因为检索到在先商标而驳回申请人的商标注册申请,而是会下发审查意见书,通知申请人存在的在先商标情形,由申请人决定是否继续申请,或是根据在先商标注册信息决定是否删除某些商品或限定商品范围,以减小被在先商标权利人提异议的机率。这时申请人可以选择答复审查意见或不答复。答复审查意见,争辩商标不近似,这种方式偶尔会有帮助,如果能说服审查员,审查员将不会主动通知“认定”的在先权利人。但在实践中,能在此阶段改变审查员决定,使审查员撤回反对意见的可能性较小,因为只要存在一丝疑虑,出于对在先商标权利人利益的保护,审查员都会通知在先权利人。如果不答复审查意见,商标申请将予以公告,同时,审查员会通知在先商标权利人本件商标的公告事宜,供在先商标权利人考虑是否对公告商标提异议。


二、反对申请商标注册的途径


在英国商标注册程序设置下,有以下三个途径反对申请商标注册:


(一)提交第三方观察意见(Third party observations)


第三方观察意见在商标获注册前都可以提交,由于它不是正式的法律行为,英国知识产权局对于收到的第三方观察意见不是一定会采取行动,但是官方可能会根据观察意见中提供的证据支持之后针对申请提交的异议。官方会将收到的所有第三方观察意见全部转达给申请人。


(二)标准异议程序(Opposition)


相比提交第三方观察意见,提异议是法律程序,也是成功阻止商标注册的最好方式。英国的异议程序又分为标准异议程序和快速通道异议程序。在标准异议程序下,任何人可基于绝对理由(例如商标描述性、缺乏显著性等)提异议,但只有在先商标所有人或在先权利人可基于相对理由提异议。


英国商标公告期为2个月,在先权利人可在此期间对公告商标提异议,同时潜在异议人可在公告后2个月内提交“潜在异议通知(Notice of threatened opposition)”, 申请将异议期限延至3个月,以有更多的时间决定是否提异议或是准备提异议。提交“潜在异议通知”并不开启异议程序,只是一种申请延期提交异议的方式,而只有在提交了正式的“异议通知(Notice of opposition)”之后,才正式启动异议程序。


英国知识产权局对异议人提交的异议申请作形式审查后,会将接受的异议申请转达给申请人,申请人需在收到异议通知后的2个月期限内提交抗辩书(Notice of defense and counterstatement),说明是否同意异议人的主张和异议理由,陈述反驳异议人主张的理由。值得注意的是,如果申请人未在规定期限内提交抗辩书,申请将被视为放弃。对于只对部分商品提交的异议,申请在异议商品上被视为放弃,在未被异议的商品上将获准注册。


如果双方此时一致同意寻求协商方式解决,以避免提交证据和书面陈述的费用,可由任一方在这2个月期限内提交“冷静期申请(Request for a cooling off period)”,产权局将给予双方由申请人收到异议通知之日起计9个月的时间供双方协商谈判。冷静期还可以申请再延长9个月(最长18个月的冷静期)。


如果谈判破裂,任何一方可结束“冷静期”。申请人以提交“抗辩书”的方式结束冷静期,而异议人则以提交“申请终止冷静期”的方式进行,申请人需在异议人申请终止冷静期后1个月内提交抗辩书。


知识产权局会对申请人提交的抗辩书进行形式审查,将获接受的抗辩书发送给异议人,同时设定双方提交证据和书面陈述的期限。如果一方不希望提交证据,仅想就对方提交的证据作出评论或质疑有效性,可以提交书面陈述。一般来讲,产权局设定的提交证据的期限都被认为是足够的,因此一般不准予延期,除非是一些特殊情况才被准予延期提交证据。


证据或书面陈述提交阶段结束后,双方可提交总结性陈述或是申请聆讯(Hearing)。任意一方均可申请聆讯。聆讯官根据在案文件或聆讯,作出书面异议决定。对于由对方申请的聆讯,另一方可选择出席或不出席,但通常来讲,出席聆讯可以有机会当面向聆讯官陈述案件和理由,回答聆讯官的提问,对于当事人来讲更有利。


异议程序中赢的一方可以要求费用赔偿。判付的费用并不覆盖获胜方的全部支出,而只是部分。由于英国知识产权局并不负责费用的执行,而是由赢方敦促另一方执行,因此实践中,判定的费用通常无法执行,尤其是对于双方都在其他国家的情况。


关于异议程序的救济,任何一方如果不服异议决定,可以自决定下发之日起28日内向指定人员或高等法院提出上诉。“指定人员”是指英国司法部指定的高级知识产权律师,相比向高等法院起诉的方式来讲,费用更经济。指定人员的裁决是终局的,而高等法院的裁定仍可上诉至上诉法院。


(三)快速通道异议程序(Fast track opposition)


快速通道异议程序为企业保护其商标提供了一种更快、更经济、更简单的方式。那么何为快速通道异议呢?


快速通道异议程序适用于在先注册的相同或近似商标所有人基于商标完全相同或混淆可能性的理由提交的异议,仅在先注册商标所有人可以使用快速通道异议程序提异议。对于在先商标注册满5年的异议人,如果提交快速通道异议申请,需同时提交商标在被异议商标申请日起前5年内的使用证据。不能提交使用证据的异议人,或有意观望申请人是否作此要求的异议人,可提交标准异议申请。


在先权利人启动快速通道异议程序提异议后,如果审查员认为案件不符合快速通道异议程序要求,但符合标准异议程序要求,可将异议转换为标准异议程序。


快速通道异议程序下,提交异议申请的期限和标准异议程序一样,也是自商标公告日起2个月内,或是在最初的2个月的期限内以提交“潜在异议通知”的方式申请将异议期限延期至3个月。异议人需提交“快速通道异议通知(Notice of fast track opposition)”启动快速通道异议程序。


后续异议流程都与标准异议程序一样,知识产权局在对收到的快速通道异议通知进行形式审查后,将异议通知转达给申请人,申请人自收到异议通知后2个月内提交抗辩书。如果双方同意进入冷静期,提交“冷静期申请”后,可延长申请人提交抗辩的期限。冷静期还可以申请再延长9个月(最长18个月的冷静期)。值得注意的是,如果申请人未在规定期限内提交抗辩,申请将被视为放弃。


但不同的是在证据提交阶段结束后,在快速通道异议程序下,只有在特殊情况下,才准予聆讯的请求。因此如果争议比较复杂,需要聆讯,应考虑提交标准异议申请。如果准予聆讯,双方可以以提交书面陈述的方式进行争辩。


快速通道异议程序最大的优势即是效率。在快速通道异议程序下,下发异议决定的时间一般为3个月,而在标准异议程序下,作出异议决定的时间一般为12-15个月。不过,在关于费用的判付上,快速通道异议程序中判付费用的限额为500英镑(不包括官费),标准异议程序中判付费用则由英国知识产权局基于公布的固定费用标准决定。


后续救济措施与标准程序相同,可以自决定下发之日起28日内向指定人员或高等法院提出上诉。


三、反对已注册商标的途径


(一)无效程序(Invalidation)


在英国,商标获准注册后,可随时被他人基于绝对理由和相对理由申请无效。对于申请注册商标无效的主体资格要求,根据当局规定,对于异议公告日期为2007年10月1日之前的注册商标,任何人可基于绝对理由和/或相对理由申请宣告商标无效;对于异议公告日期为2007年10月1日和之后的注册商标,任何人可基于绝对理由申请宣告商标无效,但只有在先商标或权利所有人和被许可人可基于相对理由申请宣告无效。


商标注册人需在收到无效申请通知日起2个月内提交抗辩书。和异议程序中申请人提交抗辩的期限可在满足设定条件下申请延长不同,这一期限不可以申请延期。如果商标注册人未在规定期限内提交抗辩,将被视作不反对无效宣告申请,因此,如果无效申请是针对部分商品或服务项目提交的,注册商标在这部分商品或服务项目上将被宣告无效,在其他保留商品或服务项目上维持注册。如果无效申请是针对全部注册商品或服务,那么整件商标注册将被宣告无效。


商标注册人提交抗辩后,接下来则是由双方在知识产权局设定的期限内提交证据或书面陈述。一方均可选择不提交证据,而以信函的形式提交书面陈述,对对方提交的证据进行质证。同异议程序一样,证据提交的期限一般不准予延期,除非是一些特殊情况才被准予延期提交证据。


证据或书面陈述提交阶段结束后,双方可提交总结性陈述或是申请聆讯。任意一方均可申请聆讯。聆讯官根据在案文件或聆讯,作出书面异议决定。后续救济措施和标准异议程序相同。


(二)撤销程序(Revocation)


任何人可基于已注册商标五年未使用对商标提撤销。此外,可随时基于商标成为通用名称或商标的使用会误导公众对注册商标申请撤销。


四、启示与借鉴


知悉并理解注册国家的商标注册制度,对于预见商标的注册前景及应对、解决纠纷,控制程序费用成本具有重要意义。随着中国企业走出去步伐的加大和知识产权保护意识的增强,中国企业的海外商标需求不再停留在仅取得商标注册,而是需要积极应对他人对自身商标权发起的挑战,以及主动出击捍卫自身商标权利。而熟悉注册国商标注册制度和程序设置,有利于企业降低注册和维权成本。以本文讨论的英国为例,英国知识产权局建议异议或无效申请人在提交异议或无效申请前主动接触商标申请人,要求对方主动撤回申请或放弃注册,或是双方商讨是否可不通过法律程序的方式解决冲突。如果异议人或无效宣告申请人没有进行这一步,会被认作没有采取“适宜的行动”,从而对异议或无效裁定时的费用判付产生负面影响。


同样,如果商标申请人或权利人收到异议通知或无效申请通知后,可以考虑联系对方,看是否能通过友好协商的方式解决。例如,双方可以沟通各自经营业务范畴,划定核心商品项目,以通过修改或放弃部分指定商品或服务项目的方式,满足对方的要求,解决潜在冲突,避免异议或无效程序。如果申请人无意争取商标权利,也应尽早决定是否主动放弃申请或注册,否则仍可能在异议或无效中程序开始后被判付赢的一方费用。


而从另一方面思考,英国商标注册制度体现了尊重商标权利人意思自治的立法精神,在这一制度下,当局不对商标申请进行相对理由审查,在商标注册后的无效程序中甚至没有限定申请无效的时间,而是规定为“随时”,这就像是一把双刃剑,虽然没有了驳回风险,增加了注册机率,但在使商标更容易获注册的同时,无疑是增加了商标注册后的风险。根据我们代理的案件经验,商标申请人可能更要小心防范在先权利人的“后发制人”行动,比如等待申请人的商标在多年使用成为成熟商标、变得更有市场价值后,再发起无效请求,给权利人造成更大威胁并赢得更佳谈判筹码。因此,对于商标申请人来说,在英国以及类似制度的欧洲地区,更应高度重视商标申请前的查询,提高警惕,做好防范措施。


参考网址:


英国知识产权局网站(https://www.gov.uk/topic/intellectual-property)


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